OEM（Original Equipment/Entrusted Manufacture，原始设备制造商或原产地委托加工），即贴牌加工或定牌加工，是指企业接受委托方的委托制造商品，并在商品上贴上委托方的品牌商标。这种委托他人生产的合作方式简称OEM，承接加工定任务的制造商称为OEM厂商，其生产的产品被称为OEM产品。委托方通常掌握核心技术或著名品牌，负责设计和开发、控制销售渠道，赚取超额利润。微软、IBM、苹果等国际上著名的IT企业均采用这种方式。改革开放以来，中国成为世界工厂，许许多多企业的业务也是来源于OEM。关于涉外定牌加工中使用相关标识的行为，是否构成侵害他人的注册商标权，司法一直没有定论，各地法院审理结果不一，有认为构成侵权行为，也有认为不构成侵权行为。不久前，最高院在一则再审案例中指出，涉外定牌加工不构成商标侵权。

一、涉外定牌加工业务中常见的侵权行为。

（一）委托方不具有合法的商标权

OEM厂商应当要求委托方提供其具有合法的商标权的证明材料，并仔细审核委托方的证明材料是否真实合法，委托方在其所在国是否具有商标权，在中国是否具有商标权，在商品进口国有无商标权，有无侵犯他人商标权等。例如，委托方根本不具有商标专用权，而是提供伪造证明材料，如果委托方的商标侵犯其所在国他人的商标权，OEM厂商生产商品后出口到委托方所在国就侵权了他人的商标权；如果委托方的商标侵犯了他人在中国的商标权，那么OEM厂商的生产行为也是侵犯了他人在中国的商标权。

（二）委托方违法超越授权范围

注册商标具有地域性，只在其注册国具有商标权，并且只能使用在核定使用的商品范围。例如，委托方甲的商标在美国申请了注册商标“西点”，核定使用商品在酒精性饮料，但没有就同一商标在中国申请注册，在中国不具有商标权。甲委托中国公司乙生产啤酒并出口到美国。而中国公司丙在中国就酒精性饮料注册了和甲一样的商标“西点”。因此，甲委托乙生产的行为、乙生产的行为均侵犯了丙在中国的“西点”商标权。

又如，委托方甲的商标在美国和中国均申请了注册商标“西点”，核定使用商品在酒精性饮料。甲委托中国公司乙生产矿泉水并出口到美国。而中国公司丙在中国就无酒精饮料注册了和甲一样的商标“西点”。甲虽然在酒精性饮料上具有商标权，但在矿泉水上不具有商标权，而丙在矿泉水上具有商标权，因此，甲委托乙生产的行为、乙生产的行为也都侵犯了丙在中国的“西点”商标权。

（三）OEM厂商销售贴牌商品

在上海，常见一些销售所谓外贸余单的成衣店。店家往往对顾客介绍，这些成衣都是国外品牌定之后的剩余产品。一般情况下，品牌商在定制合同中会严格约定定制数量、质量、残次品的处理等，OEM厂商没有权利销售定制产品或残次品。如果进行销售，OEM厂商将涉及侵犯品牌商的商标权；即使去掉商标标识，也可能涉及侵犯品牌商的设计著作权等。结果是得不偿失，既遭到经济索赔，又丢掉市场。

二、最高院案例：涉外定牌加工不构成商标侵权

最高人民法院在浦江亚环锁业有限公司、莱斯防盗产品国际有限公司与浦江亚环锁业有限公司、莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷申请再审民事判决书[（2014）民提字第38号]认为，商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。本案中，一、二审法院以是否相同或者近似作为判断是否构成侵犯商标权的要件，忽略了本案诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用之前提，适用法律错误，本院予以纠正。综上，亚环公司根据储伯公司委托，在其生产的挂锁上使用“PRETUL”相关标识的行为，不属于商标法意义上的商标使用，不构成对莱斯公司“PRETUL及椭圆图形”商标权的侵犯，最高院因此纠正一、二审法院适用法律错误之处，支持了亚环公司部分再审申请理由，驳回莱斯防盗产品国际有限公司的诉讼请求。

尽管最高院判例认定涉外定牌加工不构成商标侵权行为，但是，为了防止发生侵权纠纷，定牌加工企业一方面应当重视合同签订，认真审查商标授权证明并作尽职调查，并就可能出现的商标侵权纠纷约定由委托方承担全部法律责任；另一方面要严格按合同办事，避免违约行为而遭到索赔。

（上海市海上律师事务所 徐智达）